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RECHERCHE DE DISPONIBILITÉ : POURQUOI ET COMMENT?

Par Isabelle Deshaies

Au Canada, la marque appartient à la première personne qui l'adopte. Il y a adoption dès qu'on commence à employer la marque, ou qu'on dépose une demande en vue de son enregistrement. La première date est celle qui prévaut. La marque est une identité commerciale et peut tout aussi bien être un logo, un nom d'entreprise, un nom de compagnie, un nom commercial ou un nom domaine internet. Le critère principal est que la marque doit distinguer les marchandises ou services de son titulaire de ceux de ses compétiteurs.

Les droits sur la marque permettent à son titulaire de freiner l'emploi et l'enregistrement de toute autre marque, nouvelle venue, identique ou susceptible de prêter à confusion avec la sienne.

Par ailleurs, l'adoption de certaines marques est interdite par la Loi sur les marques de commerce.

Avant d'adopter une marque, il est fortement recommandé d'effectuer une recherche de disponibilité pour identifier toute marque susceptible de freiner l'emploi et l'enregistrement de la marque proposée. Cette recherche permet de s'assurer que la demande aboutira à l'enregistrement, et que cet enregistrement ne sera pas sujet à une radiation ultérieure sur la base de droits antérieurs d'un tiers.

Même si le titulaire de la marque n'a pas l'intention de l'enregistrer, effectuer la recherche de disponibilité permet de prévenir des poursuites futures, demandes d'injonctions, actions en délit de substitution, voir même des poursuites criminelles pour contrefaçon de marque. De telles poursuites impliquent des frais judicaires et dommages plus élevés qu'une recherche de disponibilité, sans compter l'obligation de changer de marque et de réinstaurer la réputation de l'entreprise. Mieux vaut donc prévenir que guérir !

Finalement, l'article 30.i) de la Loi sur les marques de commerce stipule que le requérant d'une marque doit être « convaincu qu'il a le droit d'employer la marque ». Or, il appert que la seule façon d'être ainsi convaincu est en effectuant la recherche de disponibilité.

Prévenir les objections, oppositions ou
la radiation de l'enregistrement

Dans le processus d'enregistrement, l'examinateur s'assure que la marque est enregistrable et vérifie le Registre pour repérer toute marque déjà enregistrée ou en instance d'enregistrement, avec laquelle elle pourrait prêter à confusion. Si l'examinateur repère une telle marque, il s'objecte à l'enregistrement de la marque proposée. Si l'objection est fondée, la demande sera rejetée et le requérant devra choisir une autre marque de commerce. i

Le Registraire peut refuser d'enregistrer une marque pour confusion, à l'étape de l'examen, seulement sur la base des références qui figurent au Registre des marques de commerce. Il n'a pas autorité pour s'objecter sur la base de la confusion avec toute autre référence de droit commun.

Toutefois, un tiers pourra le faire au moment de la publication de la marque dans le processus d'enregistrement. Dans un tel cas, si l'opposant démontre détenir des droits antérieurs sur une autre marque, le requérant verra sa demande refusée et devra ici encore opter pour une autre marque.

Enfin, si un titulaire de droits antérieurs ne s'est pas opposé au moment de la publication et que la marque est enregistrée, il a cinq ans pour demander à la Cour de radier l'enregistrement sur la base de ses droits antérieurs.

La recherche complète de disponibilité permet d'obtenir l'état du commerce en temps réel. Si, après avoir effectué une recherche, la marque semble disponible, il y a très peu de craintes de poursuites à avoir.ii Au contraire, si la marque est lancée à l'aveuglette sans recherche préalable, des fantômes peuvent être à nos trousses !

Le Registraire peut également refuser d'enregistrer la marque pour d'autres motifs énoncés dans la Loi. Ainsi, l'enregistrement de la marque qui est un nom ou nom de famille, descriptive, le nom des marchandises ou services, ou sujette aux autres interdictions de la Loi, sera refusé.

Comment faire la recherche

Une recherche bien structurée fait appel à plusieurs compétences. D'abord, des connaissances linguistiques sont nécessaires pour établir les équivalences phonétiques, de même que des connaissances en traduction si la marque est dans une langue étrangère ou s'adresse à une clientèle d'une langue étrangère. iii

Le recherchiste doit de plus être familier avec les codes de Vienne qui s'appliquent aux marques figuratives, et savoir identifier toutes les composantes visuelles à rechercher dans la marque.

Le recherchiste expert qui cumule plusieurs années d'expérience en recherches de marques saura comment rechercher les éléments déterminants et les nuances subtiles. Son rôle est de savoir comment extirper du Registre toutes les marques identiques ou qui présentent des similitudes avec la marque recherchée et ce, non seulement aux niveaux visuel et phonétique, mais également dans les idées suggérées.

Outre le Registre des marques, d'autres registres, identifiés comme les registres de Droit Commun, devraient être recherchés pour repérer toute autre référence susceptible d'être à la base d'une opposition, ou d'une demande de radiation potentielle, sur la base des droits d'usage antérieurs tel qu'expliqué plus haut.

Parmi les registres examinés nous comptons les Registres des entreprises du Québec, de la Colombie-Britannique et des entreprises fédérales, les noms de domaine internet, le réseau internet, et plusieurs autres banques de données auxquelles les maisons de recherche spécialisées ont accès.

Il est à noter que la Loi sur les marques de commerce étant fédérale, elle s'applique à l'ensemble du Canada. Ainsi, même une référence employée localement peut freiner l'enregistrement de la marque.

Pour écarter les risques de refus eu égard autres motifs, les annuaires téléphoniques seront scrutés, de même que les dictionnaires et autres banques de référence spécialisées.

Il est à noter que même si une référence pertinente échappe à l'examinateur dans le cadre des procédures d'enregistrement, l'enregistrement peut être radié ultérieurement s'il est démontré que, au moment où la marque a été enregistrée, elle n'était pas enregistrable pour l'un des motifs ci-haut.

Analyse du rapport de recherche

Lorsque la maison de recherche a terminé la compilation des références pertinentes, elle remet son rapport à l'agent de marque agréé. Ce dernier est l'expert reconnu comme ayant les compétences nécessaires pour analyser et émettre un avis juridique, quant aux possibilités d'employer et d'enregistrer la marque proposée. Les résultats de la recherche sont analysés en fonction des critères d'emploi et du caractère enregistrable énoncés par la Loi sur les marques de commerce et dictés par le Droit Commun. Grâce à sa pratique et à la lecture régulière des décisions rendues par le Bureau des marques et les Tribunaux, l'agent de marque agréé est en mesure de justifier clairement son opinion, d'émettre des recommandations sur l'emploi de la marque, et de suggérer des modifications et des stratégies d'enregistrement.

Conclusion

Bref, la recherche de disponibilité est si importante et déterminante dans le processus d'adoption et de mise en marché de la marque qu'il est recommandé, dans le cas d'un budget limité, d'opter avant tout pour la recherche de disponibilité et de procéder ultérieurement à l'enregistrement de la marque.

* Le texte qui précède n'est pas un avis juridique et nous vous invitons à nous contacter pour toute question ou assistance nécessitée pour vos marques de commerce.

© Isabelle Deshaies
Mars 2011

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i. Il est toujours possible de faire appel de la décision du Registraire devant la Cour Fédérale du Canada.

ii. La recherche complète de disponibilité est dite fiable à 95% - 98%.

iii. Dans une décision rendue en 1999, la Cour fédérale de 1ère instance a conclu que la marque Cheung Kong SA IP, bien qu'écrite en caractères chinois, prêtait à confusion avec la marque Cheung Kong écrite en anglais. Cette décision était motivée principalement par le fait que les marques étaient essentiellement identiques et que les deux parties visaient une clientèle chinoise, apte à lire autant le chinois que l'anglais. Cheung Kong (Holdings) Ltd. c. Living Realty Inc. (1999 CanLII 9394 (C.F.) 15 décembre 1999.

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Cet article a été rédigé à des fins d'information et ne remplace pas l'avis de votre agent de marque. Toute reproduction totale ou partielle sans le consentement explicite de l'auteur est interdite.

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