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LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE DE COMMERCE DANS LA FRANCHISE

Par Isabelle Deshaies

PROTÉGER LA MARQUE DE COMMERCE : ÉTAPE VITALE DU PROCESSUS DE FRANCHISE

Le principe de la franchise veut que le franchiseur ait élaboré un concept pour lequel des licences d'emploi sont octroyées à des franchisés. Dans ce contexte, la marque de commerce est fondamentale. Elle est la bannière commune sous laquelle les franchisés s'identifient et établissent leur réputation.

Dans cette optique, il est vital que le franchiseur joue correctement son rôle de titulaire et de gardien de la marque : il doit l'enregistrer et en préserver l'intégrité. En effet, la marque non enregistrée peut à tout moment être contestée, mettant en péril tout le système de franchise. Il est également plus difficile de faire reconnaître ses droits sur une marque non enregistrée dans le cadre de poursuites pour vol de marque.

Le futur franchisé doit lui aussi assumer ses responsabilités. Il doit s'assurer que la marque qu'il s'apprête à louer est valide et enregistrée, ou sur le point de l'être, puisqu'il paiera des droits pour l'utiliser et y bâtir sa réputation.

ÉTAPES D'ENREGISTREMENT ET DE PROTECTION DE LA MARQUE DE COMMERCE

1. Vérifier la disponibilité et la distinctivité de la marque :
Le franchiseur s'assure que la marque choisie est libre de tout droit et qu'elle est distinctive, originale et unique. La recherche complète, dite de disponibilité, s'avère un outil clé à cet effet.

2. Enregistrer rapidement la marque :
Après s'être assuré de la disponibilité et du caractère enregistrable de la marque, le franchiseur l'enregistre auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), s'assurant un titre de propriété exclusive et quasi-incontestable sur celle-ci. Le processus d'enregistrement s'étend sur une période de presque deux ans, voire plus. Le franchiseur doit entamer rapidement les procédures, soit dès que la marque est choisie

3. Surveillance de la marque :
Le franchiseur a l'obligation, face à ses franchisés, de préserver la validité et l'intégrité de la marque de commerce. Ceci est si vrai que les franchisés ont le pouvoir de forcer un franchiseur à prendre des mesures judiciaires pour faire cesser l'emploi illégal d'une marque qui nuit au système de franchise. Si le franchiseur omet d'agir, les franchisés peuvent entamer eux-mêmes les poursuites judiciaires et désigner le franchiseur codéfendeur.

L'instauration de cette mesure extraordinaire, inscrite dans la Loi sur les marques de commerce, illustre bien à quel point la marque de commerce est vitale pour le système de franchise et combien il est important d'en préserver la validité et l'intégrité pour la viabilité du système de franchise.

L'obligation du Registraire des marques de préserver l'exclusivité et de faire objection à l'enregistrement d'une autre marque qui prête à confusion est minimale. Il revient au titulaire de la marque de jouer son rôle de gardien. Aussi est-il recommandé que la marque soit instaurée sur un système de surveillance, de manière à repérer toute marque susceptible de prêter à confusion avec la marque franchisée. Cette surveillance peut se faire au-delà du Registre des marques pour assurer une meilleure protection dans tout le Canada.

Pour toutes ces étapes, il est sage de faire appel à un agent de marques de commerce. Ce dernier est expérimenté. Il peut aider le franchiseur dans le choix de sa marque, connaît les exigences de dépôt, les rouages du processus d'enregistrement et peut assister le franchiseur dans sa stratégie de protection.

PRÉVENIR PLUTÔT ET NON GUÉRIR

Le processus d'enregistrement d'une marque de commerce peut sembler onéreux (env. 2 000 $ sans recherche), mais c'est encore bien moins que le coût d'une défense judiciaire pour violation de marque de commerce (min. 25 000 $).

La protection de la marque de commerce doit faire partie du plan d'élaboration de la franchise et être incluse dans la planification budgétaire, au même titre que les immeubles, le matériel d'exploitation, la publicité, etc.

Puisque les franchisés paient le droit de faire affaires sous la marque de commerce, cette dernière est la pierre angulaire du système de franchise. Omettre de la protéger et d'en préserver l'intégrité peut être lourd de conséquences : ce n'est pas que le franchiseur qui perdrait son entreprise, mais aussi tous les franchisés.

Article rédigé pour le magazine Québec Franchise, septembre-octobre 2008

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