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AFFAIRES DE MARQUEMC - Édition Automne 2011


BUREAU DES MARQUES :

Manuel des marchandises et services – ajouts retirés

Le 5 mai dernier, le Bureau des marques annonçait l'ajout de plus de 12,000 termes au Manuel des marchandises et services, résultat d'un Mémoire de coopération trilatérale entre les Offices du Canada, des États-Unis, du Japon et de l'Office de l'harmonisation intérieure des marchés (marques communautaires européennes). Dès le 6 mai, ces ajouts ont été retirés car ne répondant pas aux exigences de la pratique Canadienne. Il est donc à prévoir que les libellés de marchandises et services inclus dans les demandes conformément aux ajouts du 5 mai seront rejetés lors de l'examen.

À ce jour, l'OPIC travaille toujours à la mise à jour de ces nouvelles entrées. Voir l'avis de l'OPIC au www.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03059.html.

Source : Jeffrey Vicq, Canadian Trademark Blog
www.trademarkblog.ca/cipo-wares-and-services-manual-contracts-again/

Recherches dans la base de données : nouveaux codes de Vienne

Le 16 juin dernier, le Registraire a procédé à l'inclusion de nouveaux codes de Vienne pour les recherches de marques figuratives. Ces derniers portent sur des caractéristiques propres au Canada tels que les cartes géographiques des provinces, des personnages types (joueurs de hockey, bûcherons), animaux et oiseaux (caribou, harfang des neiges), la feuille d'érable et autres fleurs représentant les provinces, fruits, bâtiments traditionnels, etc.

Pour la liste complète des codes ajoutés voir le site de l'OPIC au : www.cipo.ic.gc.ca/eic/site/cipointernet-internetopic.nsf/fra/wr03077.html


PRATIQUE :

Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc. - La Cour Suprême du Canada a tranché (et l'importance de la recherche complète de disponibilité se confirme)

La décision de la Cour Suprême du Canada a été rendue le 26 mai dernier et annonce un vent de changement dans la pratique en marques. Cette décision tant attendue confirme l'importance que représentent les droits acquis par l'emploi d'une marque non enregistrée et ce, même sur un territoire géographique limité.

Brièvement, les faits : Masterpiece utilise sur une base continue la marque MASTERPIECE THE ART OF LIVING en Alberta depuis une période datant d'avant décembre 2005. En Ontario, Alavida décide de lancer des services similaires sous la marque MASTERPIECE LIVING. Elle produit une demande d'enregistrement pour cette marque en 2005 et en obtient l'enregistrement en 2007.

Au moment où Masterpiece demande à son tour l'enregistrement de sa marque en 2007, elle fait face à un refus en raison de la marque déjà enregistrée d'Alavida.

L.une des questions dans cette affaire visait à établir si l'emploi par Masterpiece de sa marque, très restreint géographiquement, lui permettait néanmoins de prétendre en des droits exclusifs dans tout le Canada et prioritaires à la marque enregistrée d'Alavida. Rappelons que l'enregistrement d'une marque confère à son titulaire le droit d'employer celle-ci exclusivement dans tout le Canada. La Cour Suprême a conclu que les droits de Masterpiece sur sa marque étaient prioritaires à ceux d'Alavida et a ordonné la radiation de l'enregistrement de la marque d'Alavida.

Fait exceptionnel dans cette affaire, l'International Trade Association (INTA) est intervenue pour soumettre que, puisque l'enregistrement d'une marque donne à son propriétaire le droit d'employer celle-ci exclusivement dans tout le Canada, elle ne doit au départ prêter à confusion avec aucune marque antérieurement employée au Canada, enregistrée ou non. De plus, ce raisonnement doit s'appliquer peu importe l'endroit et, surtout l'étendue dans laquelle la marque antérieure aura été employée. Ce raisonnement est fondé sur le fait que, selon l'article 6.(2) de la Loi sur les marques de commerce, il faut évaluer la confusion en supposant que les deux marques soient employées dans la même région. Le fait que les marques soient réellement employées ou non dans la même région ne devrait pas influencer la décision. C'est une révolution dans l'application de cet article de la Loi car il fut toujours convenu que deux marques géographiquement éloignées ne peuvent pas prêter à confusion.

Cette affaire jette donc un œil nouveau sur l'interprétation de l'art. 6.(2) de la Loi et confirme que, non seulement est-il crucial d'effectuer des recherches dite « complètes » de disponibilité pour identifier les marques prioritaires employées mais non enregistrées, mais aussi pour bien évaluer si ces références présentent des menaces potentielles d'objections de confusion ou, pire, risquent d'entraîner la radiation de l'enregistrement comme dans la présente affaire.

Cette affaire soulève encore bien d'autres éléments d'intérêt, tels que la manière d'apprécier les risques de confusion et l'utilité de la preuve d'experts.

Masterpiece Inc. c. Alavida Lifestyles Inc., 2010 CanLII 15604 (CSC), 26 mai 2011.


INTERNET :

Noms de domaine : l'extension « .xxx » menace-t-elle la réputation de la marque?

Les noms de domaine avec l'extension « .xxx » peuvent maintenant être enregistrés. Une période dite « Sunrise » est en cours jusqu'au 28 octobre prochain. Elle a pour but de permettre aux titulaires de marques enregistrées de bloquer l'enregistrement d'un nom de domaine « .xxx » identique à leur marque.

Le nom bloqué ne résultera pas en un site web, tout comme il ne sera pas possible de rediriger celui-ci vers le site régulier de l'entreprise. Plutôt, une note s'affichera à l'effet que le nom n'est pas disponible – donc impossible de lier le nom de domaine à aucun site web. Les coûts et procédures pour bloquer le nom varient selon le registraire avec lequel l'entreprise fait affaire.

On peut toutefois se questionner sur la pertinence de faire bloquer le nom, considérant les coûts que cela peut représenter. Ils sont d'environ 285 $ pour bloquer le nom pour 10 ans, alors que l'enregistrement régulier d'un nom de domaine est d'environ 15 $ par année. Par ailleurs, le titulaire d'une marque doit particulièrement se questionner sur les conséquences possibles sur la réputation de celle-ci si le nom de domaine n'est pas bloqué. Chaque titulaire détient sa propre réponse.

Néanmoins, en gardant en mémoire que pour accéder à un site pornographique l'internaute devra volontairement taper l'extension « .xxx », il pourra être plus difficile de plaider la confusion et le cyberpiratage. Rappelons que les cas de cyberpiratage surviennent surtout lorsque l'internaute est involontairement dirigé vers un site, est induit en erreur et susceptible de faussement croire qu'il est sur le site de l'entreprise recherchée. Ces cas surviennent lorsque le consommateur ignore l'extension du site recherché (par exemple « .com » ou « .ca »), ou lors d'erreurs de frappe. Il sera alors dirigé vers un site compétiteur qui ressemble à s'y méprendre au site réel recherché.

Dans les cas où la marque n'aura pas été bloquée durant la période « Sunrise », le titulaire pourra toujours acheter le nom comme un nom de domaine traditionnel. Cette procédure est moins coûteuse et il pourra ainsi mieux gérer le nom « .xxx » et le lier, s'il le désire, à son site régulier.

Finalement, les titulaires légitimes de marques de commerce auront toujours la possibilité d'.avoir recours au traditionnel système de règlement uniforme de conflits en matière de noms de domaine (UDRP).

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question.

Un merci tout spécial à notre webmestre Mme Nathalie Lachance de chez Natmark-Concept pour son aide et ses recommandations dans la rédaction de cet article.


CONFÉRENCES :

LES ENJEUX JURIDIQUES ENTOURANT LA CRÉATION DES MARQUES DE COMMERCE

Sherbrooke : 08 février 2012

Détails : à venir sur www.sdgq.ca/ne_pas_manquer_details.php?id=61

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos conférences : 450-446-5300.

Isabelle Deshaies est inscrite à la banque des conférenciers de l'Office de la Propriété Intellectuelle du Canada.


© Isabelle Deshaies
Octobre 2011

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